מאת: עו"ד טוני גרינמן ואניב סינטוב
נובמבר 2014
מי שעיצב מוצר או חפץ שימושי רשאי להגיש בקשה לרשום אותו כמדגם רשום. רישום מדגם מעניק לבעליו את הזכות הבלעדית לנצל את העיצוב ומאפשר לו לתבוע את מי שישווק מוצר בעל עיצוב זהה או דומה עד כדי הטעייה. הבקשה לרישום מדגם נבחנת ע"י מחלקת המדגמים ברשות הפטנטים. אם העיצוב יימצא כשיר לרישום, תעניק רשות הפטנטים למבקש תעודת מדגם. הכשירות נבחנת לאור שתי שאלות עיקריות: האם המדגם חדש ואינו מובן מאליו? האם יש בעיצוב כדי למשוך את העין? מדגם שאינו חדש או שפורסם קודם לכן אינו כשיר לרישום, אולם המידע על חדשנותו או אי-חדשנותו של המדגם, או על פרסומו הקודם אינו תמיד זמין לרשם הפטנטים. לפיכך, ניתן לתקוף את תוקפו של המדגם בדיעבד.
בית המשפט העליון דן באחרונה בערעור העוסק בשאלה: על מי מבעלי הדין מוטל הנטל להוכיח את כשירות המדגם לרישום או היעדרה, כשמועלית טענה מסוג זה במסגרת תביעה משפטית בגין הפרת מדגם.
פסק הדין עוסק במדגם רשום על דגם מסוים של שקיות אשר נרשם בשנת 2007. בעלת המדגם הגישה תביעה כנגד יצרני שקיות, ועוד נתבעים, בגין הפרת מדגמה הרשום. יצרני השקיות הנתבעים, בתגובה, לא הכחישו שייצרו שקיות אלה, אלא שלעמדתם השקית לא הייתה כשירה מלכתחילה להירשם כמדגם, בשל היעדר מקוריות או חידוש. כמו כן, יצרני השקיות גרסו כי פגמים שונים בפנקס המדגמים ובתהליך הרישום מצדיקים את ביטול המדגם. בית המשפט המחוזי מצא כי אכן קיימים פגמים בתיק רישום המדגם האמור, ובאשר להוכחת קיומו של מקוריות או חידוש במדגם, קבע בית המשפט המחוזי כי הנטל מוטל על בעלת המדגם, שכן מדובר ב"דיון אודות כשירות לרישום המדגם מבראשית". לאחר שבחן בית המשפט המחוזי את הראיות שהוצגו בפניו, נקבע כי בעלי המדגם לא הצליחו להזים את ראיות יצרני השקיות לכך שהמדגם אינו בבחינת חידוש. לפיכך, החליט בית המשפט לדחות את התביעה ולבטל את המדגם.
בית המשפט העליון דן בערעור שהובא לפניו על-ידי התובעת, שטענה כי לא היה מקום להטיל עליה את הנטל להוכחת תוקפו של המדגם. זאת, הן משום שלעמדתה חזקה כי מדגם רשום תקף והן משום הקושי בהוכחת עובדה שלילית (דהיינו, היעדר פרסום קודם של המדגם).
בית המשפט העליון, מפי הנשיא גרוניס, קבע כי הטענה שלפיה אין לחייב נתבע בגין הפרת מדגם, מן הטעם שהמדגם לא היה כשיר להירשם מלכתחילה, היא טענת הגנה. משכך, נקודת המוצא היא כי הוכחתה מוטלת על הנתבע, אשר מפיו היא באה. שאלת נטל ההוכחה לעניין היעדר כשרותו של רישום, מקום בו מועלית הטענה כטענת הגנה, אף נדונה בפסיקתו של בית המשפט העליון בהקשרים קרובים אחרים, כך למשל, בעניין תוקפם של פטנטים וסימני מסחר, ונקבע גם בהם כי נטל זה רובץ על הנתבע. הגם שהפסיקה עניינה בנושאים אחרים בתחום הקניין הרוחני, בהם המדיניות החקיקתית אינה תמיד זהה, בשאלה במסגרת "תקיפה עקיפה" בתביעת הפרה, רב המשותף בין הסוגים השונים של קניין רוחני לגביהם מתנהל מרשם.
עוד בהשוואה לתחומים אחרים בקניין הרוחני, קבע בית המשפט העליון, כי הליך רישומו של מדגם איננו "הליך במעמד צד אחד". אמנם, בשונה מהליך רישומם של פטנטים ושל סימני מסחר, לא כולל הליך רישומו של מדגם פרסום של הבקשה ואפשרות מובנית לצד ג' להגשת התנגדות לרישום, עובדה החושפת אותו ליתר סיכון לטעויות, אולם, הלכה למעשה ניתן להגיש התנגדות שכזו (לפי תקנה 28 לתקנות המדגמים). עם זאת, הוסיף בית המשפט העליון כי ניתן לייחס לעובדת הליך רישום המדגם משקל ראייתי, ואכן בפסיקה נקבע גם בעבר כי רישומו של מדגם, אינו מהווה הוכחה מכרעת לתקפותו.
מכל האמור, קבע בית המשפט העליון, כי לעניין נטל ההוכחה, אין חשיבות לשאלה אם הרישום הוא פרי הליך אדברסרי או לאו. להשלמת התמונה, הוזכר, כי לאחר שנרשם מדגם ניתן בכל עת להגיש בקשה לביטולו (לפי סעיפים 36 ו-44 לפקודת המדגמים). הווה אומר, הקביעה כי נטל ההוכחה בהקשר הנדון מוטל על הנתבע, הטוען נגד כשרות המדגם להירשם, אינה "מחסנת" את המדגם הרשום וניתן יהיה לתקנו מקום שיידרש הדבר.
זאת ועוד, ציין בית המשפט העליון כי לשאלה על מי מבעלי הדין מוטל הנטל להוכיח טענה מסוימת חשיבות מעשית רק מקום בו בתום הערכת הראיות כולן מגיע בית המשפט למסקנה כי כפות המאזניים מעוינות או מקום בו אף אחד מבעלי הדין לא הביא ראיות להוכחת טענתו. במקרים אלה, יפסוק בית המשפט נגד הצד שעליו הנטל. אולם, אם לאחר הערכת מכלול הראיות קובע בית המשפט כי אחד מבעלי הדין הצליח לשכנע בצדקת טענותיו לפי מאזן ההסתברויות, הרי שמבחינה מעשית אין עוד חשיבות לשאלה על מי מוטל היה נטל ההוכחה מלכתחילה.
לבסוף, באשר למקרה הנדון, בחן בית המשפט את כלל הראיות שהובאו בפניו והגיע למסקנה כי יצרני השקיות הניחו לפניו ראיות מוצקות להיעדר חידוש או מקוריות במדגם, וכי לא עלה בידי התובעת להזים ראיות אלה. משכך, אף שלא היה מקום להטיל את נטל ההוכחה על כתפי בעלת המדגם, לא מצא בית המשפט לנכון להתערב במסקנה הסופית שלפיה הראיות שהביאו הנתבעת עולות במשקלן על אלה שהביאה התובעת. לפיכך, התיר בית המשפט על כנו את הפסיקה לפיה המדגם בטל בשל העדר כשירות.
ע"א 8951/10 אורן יורם אריזות בע"מ נ' שקולניק ח.י בע"מ (2.11.2014)
