זכויות יוצרים, קניין רוחני, דיני מדיה ואינטרנט - עו"ד טוני גרינמן

סימני מסחר: מה הביג דיל? או, האם ניתן לקבל בלעדיות על ביטוי שגור?

עו"ד טוני גרינמן

נובמבר, 2017
סימני מסחר: מה הביג דיל? או, האם ניתן לקבל בלעדיות על ביטוי שגור? 


בית המשפט המחוזי בתל אביב (מפי השופט גרשון גונטובניק) דן לאחרונה בהיקף ההגנה שניתן לרכוש (או שלא לרכוש) על ביטוי שגור במסגרת סימן מסחר רשום. למערערת, "ה.א.ב. טריידינג בע"מ" סימן מסחר לא מעוצב רשום, המכיל את הצירוף "BIG DEAL". הסימן רשום בגין "חנות" למכירת מוצרים שונים ואכן החברה מפעילה תחתה רשת חנויות. המשיבה, "ידיעות אינטרנט" בעלת אתר האינטרנט Ynet וכן אתר בשם "BIG DEAL" המספק מידע צרכני וכן קופונים ושוברי הנחות לרכישות אצל סוחרים שונים. ידיעות אינטרנט הגישה בקשה לרישום סימן מסחר מעוצב המכיל את הצירוף Big Deal , הסימן Ynet והמילים אתר המבצעים של המדינה. להלן השוואה בין הסימנים:

 

            BIG DEAL           


 
רשם סימני המסחר אישר את הסימן של המשיבה לרישום. התנגדותה של המערערת  נדחתה על-ידי הפוסקת בקניין רוחני, יערה שושני-כספי (תפקיד הפוסקת להכריע במחלוקות מסוימות שבתחום טיפול רשות הפטנטים וסימני המסחר, לרבות בהתנגדויות לרישום סימני מסחר). מכאן הערעור. 

המערערת טענה כי הסימן המבוקש עלול להטעות את הציבור שמא יאמין כי יש קשר בין מוצריה לבין מוצרי ידיעות אינטרנט. עד כה התקבלו תלונות שונות אודות מוצריה של המתחרה המוכיחות לכאורה את התממשות החשש. 

מנגד, המשיבה טענה כי הצירוף "big deal" הינו צירוף נפוץ ומטרתו של הסימן המבוקש הוא לבנות מוניטין משל עצמה ולהיבדל את מוצריה וממוצרי המערערת. זאת ועוד, מוצריה וקהל היעד שונים מאלה של המערערת. 

בית המשפט ציין כי סימני מסחר נועדו לאפשר לבעלי העסקים למתג את עסקם. כפועל יוצא מכך, סימן מוצלח מאפשר לציבור הלקוחות להבחין בין המוצרים ופעילויות של חברה אחת לבין מתחריה. מדובר בזכות קניינית, אך כמרבית הזכויות השונות, גם היא איננה מוחלטת ויש להתחשב באינטרס הציבור ובאינטרסים לגיטימיים של המתחרים. האיזון בין שלל האינטרסים איננו פשוט בעידן האינטרנט שבו מגוון אפשרויות המיתוג אינן מוגבלות. לכן, החוק אינו מאפשר רישום של סימן מסחר שאינו בעל אופי מבחין, דהיינו אופי המאפשר לו ליצור הבחנה בין מוצרי בעל הסימן לבין מוצרים של מתחריו.

הפסיקה הכירה בדרגות של סימני מסחר בעלות רמות שונות של הגנה: סימנים גנריים שלעולם לא יהיו מוגנים; סימנים מתארים, שיזכו בהגנה מעטה ביותר ובמקרים נדירים שבהם הסימן רכש אופי מבחין באמצעות השימוש הנרחב שנעשה בו והקישור בקרב הציבור בינו לבין בעל הסימן; סימנים מרמזים, שזוכים בהגנה נמוכה יותר; וסימנים דיוניים או שרירותיים, שזוכים לרמת ההגנה הגבוהה ביותר. לכן המסקנה היא שככל שהסימן מבדל יותר, כך ההגנה עליו תהא רחבה יותר. 

קריטריון חשוב אשר נלקח בחשבון בבחינת הבידול מתייחס לתחום הפעילות של החברה אותה הסימן מייצג. כך למשל המילה "תפוח" לא תהיה ברת הגנה באם מדובר בחנות פירות וירקות, אך יכולה להיות בעלת הגנה רחבה כאשר המילה מייצגת חברה העוסקת במכשור טכנולוגי. 

בעניינינו, ביהמ"ש הסתמך על חוות דעת לפיה צירוף המילים "BIG DEAL" הינו צירוף גנרי ולכן איננו בעל אופי מבדיל. לפיכך, יש לבחון בשאלת ההגנה הקניינית את השוק הספציפי בו רוצים לרשום את הסימן. סעיף 11(10) לפקודת סימני המסחר קובע כי לא יירשם סימן המורכב ממילים אשר מתארות ציון או טיב המוצר. במקרה זה צירוף המילים המדובר נופל בגדר הסעיף. במילים אחרות, ההגנה על הצירוף תהיה נמוכה ולכן יהיה קל יותר לרשום סימן מסחר עם אותו הצירוף. בכדי להתמודד עם הגנה צרה כמו זו, יש להוכיח שהסימן רכש אופי מבחין במידה משמעותית. 

הראיות השונות אשר הוצגו (כגון הוצאות פרסום, החלפת עיצוב הסימן בשימוש בפועל, היקף פעילות כלכלית וסקר בקרב הציבור) מוכיחות כי לא מדובר בסימן מוכר היטב ומשפיעות על מידת ההגנה. על כן, הדיון התמקד בשאלה אם יש לדחות את בקשת המשיבה מהטעם שסימנה דומה לסימן הרשום של המערערת באופן העלול להטעות את הציבור. פקודת סימני המסחר מורה כי אין לרשום סימן בנסיבות כאלה, כאשר רישומה מבוקש עבור אותם המוצרים שבגינו רשום הסימן הראשון, או עבור מוצרים "מאותו הגדר" (הכוונה למוצרים הקשורים למוצרים שבגינם רשום הסימן).  

בחינת הדמיון המטעה בין סימנים נעשית בהתאם ל"מבחן המשולש", שבוחן שלושה תתי-מבחנים: (א) מבחן המראה והצליל של הסימנים (שהוא המבחן העיקרי); (ב) מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות; (ג) מבחן שאר נסיבות העניין, לרבות "השכל הישר".  לא מדובר במבחנים קשיחים ולכן ביהמ"ש בוחן כל מקרה על פי נסיבותיו בראי האדם הסביר. בית המשפט ציין כי מבחנים אלה אינם מצריכים מומחיות ולכן אין מקום להנסגת-דעת (deferenceׂ) של ערכאת הערעור בפני קביעתה של הפוסקת בקניין רוחני.

בית המשפט סבר שאופן בחינת שני הסימנים על-ידי הפוסקת היה שגוי. הפוסקת בחנה את הסימן הרשום, שאינו מעוצב למול הסימן המבוקש של ידיעות אינטרנט, כפי שמופיע לעיל. לדעת בית המשפט הסימן הרשום של המערערת אמנם איננו רשום כסימן מעוצב אך גם איננו מוגבל לעיצוב מסוים. לכן היא רשאית לעצב אותו כראות עיניה. על כן, ביהמ"ש קבע כי יש לבחון את הסימן המעוצב של "ידיעות אינטרנט" מול הסימן המעוצב של המערערת בו היא משתמשת בפועל ולא מול צירוף המילים בלבד כפי שמופיע ברישום. להלן דוגמה של הסימן כפי שהמערערת עושה בו שימוש:


 
בחינה של סימן זה למול הסימן המבוקש ע"י ידיעות אינטרנט הובילה את בית המשפט למסקנה שאכן קיים דמיון רב העלול להטעות את הציבור ולכן הסימן המבוקש אינו עובר את מבחן החזות והצליל. 

בבחינת סוג הסחורות וסוג הלקוחות, סבר בית המשפט כי ישנה חפיפה בסוגי המוצרים. אין להיצמד להגדרה דווקנית של סוגי הסחורות. לכן, הטענה לפיה המערערת משווקת בחנויות פיזיות בעוד שהשנייה באינטרנט איננה רלוונטית לעידן האינטרנט בו חנויות פיזיות רבות הן גם בעלות אתר ברשת ועל כן נוצר בלבול בקרב הציבור. 

באשר לטעויות צרכניות המובילות להטעיית הציבור, ביהמ"ש לא מצא לנכון לדון בנושא היות והטעות נבעה מסיבות שונות ולא קשורות בהכרח לבלבול מצד הצרכנים. די בדמיון בכדי להטעות ואין צורך בקיום הטעויות הנטענות. בית המשפט גם לא נזקק לבחינה מעמיקה של "יתר נסיבות העניין", אלא הסתפק בקביעות לעיל.

המסקנה מכל האמור לעיל היא שסימן המסחר של ידיעות אינטרנט איננו כשיר לרישום ובשל זאת הערעור התקבל. עם זאת,  בית המשפט ציין כי בידיה של ידיעות אינטרנט לעצב את סימנה בצורה שתבחין אותה ביתר שאת מסימנה של המערערת, ואף ציין כי דרך אחת לעשות זאת תהיה להדגיש את הזהות של הסימן עם Ynet, לסימן מובחן יותר. 

 

הערות על פסק הדין: 


פסק דין זה יוצר מספר אנומליות. ראשית, לדעתנו, ובכל הכבוד לחוות דעת המומחה, רוביק רוזנטל, קביעתו כי הביטוי "Big Deal" הינו ביטוי גנרי, שגוי. הביטוי אינו מגדיר את המוצרים, או השירותים של אף אחד מהצדדים. ואם אכן מדובר בביטוי גנרי הוא כלל לא היה ניתן לרישום, שכן דיני סימני המסחר אינם מאפשרים בלעדיות על מונח גנרי. המונח “Big Deal” יכול לשמש, כפי שהמומחה קבע, כביטוי סרקסטי. הוא יכול גם לייצג עסקה גדולה (רכישת צוללות, למשל), אך הוא אינו משמש לתיאור "עסקה טובה". לכן הביטוי אף אינו מתאר. מאידך, הוא אכן מונח שגור ולכן השאלה הנכונה היא האם זה ביטוי מרמז, שניתן לרשום כסימן מסחר, או שאולי, בשל היותו שגור אך לאו דווקא בהקשר למוצרים/שירותים, לא היה מקום לרשום אותו כסימן שאינו מעוצב (להבדיל מסימן מעוצב, שבמסגרתו ההגנה תינתן לעיצוב בלבד). וכאן ראוי לציין כי סימנה של המערערת במקרה זה נרשם ב- 2003. מאז, חלה הקשחה באופן בחינת בקשות לרישום סימני מסחר (לעתים, מדובר בהקשחת יתר) ע"י בוחני סימני המסחר, ולדעתנו - לעתים קשוחה מדי. על כן, ספק אם הסימן הבלתי מעוצב היה מתקבל לרישום כיום בגין שירותים קמעוניים. 

מכל מקום, ברגע שהסימן של המערערת נרשם כסימן לא מעוצב, נדמה, בכל הכבוד, שטעה בית המשפט בעריכת השוואה בין הסימן המבוקש של ידיעות אינטרנט לבין הסימן המעוצב של המערערת. אכן, בעל סימן בלתי מעוצב, שהוא מילה או ספרות, או שילוב שלהם, רשאי לעצב את הסימן כרצונו, לפחות כל עוד שהעיצוב הנבחר אינו דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר מעוצב אחר. עם זאת, העיצוב הנבחר במקרה זה אינו נושא הרישום, אלא המילים בלבד. לכן, למרות שתוכנו המילולי מוגן, עיצובו אינו מוגן. למעשה, פנקס סימני המסחר עיוור לגביו. לכן, בית המשפט היה צריך להתעלם מעיצובו של סימנה של המערערת (למעט, במסגרת בחינת תום לבה של ידיעות). מאידך גיסא, סימן בלתי מעוצב מספק הגנה גבוהה יותר למילים שהם נושא הסימן, הגנה המסוגלת, בתיאוריה, לחסום את השימוש של אחרים במילים אלה כאשר הן לבדן בכל עיצוב שהוא. עם זאת, כאשר עוסקים בסימן שהוא ביטוי שגור, כגון במקרה זה, שזוכה להגנה מועטה, תוספת מילולית ולו זעירה עשויה ליצור, בדרך כלל, הבחנה. במקרה זה, לו בית המשפט היה בוחן אך ורק את התוספות המילוליות של סימנה של ידיעות אינטרנט, בהתעלם מעיצוב סימנה של המערערת, ייתכן שהיה קובע כי הן  מספיקות ליצור הבחנה בין הסימנים ולכן הופכות את הסימן לבר הגנה. ואם המשיבה הייתה מבקשת לטעון כנגד שימושה של ידיעות בעיצוב שבחרה, הדבר היה צריך להיעשות במסגרת עוולת גניבת עין, שמציבה רף גבוה יותר של הוכחת מוניטין.

בסופו של דבר, ניצחונה של המערערת בעלת ערך מזערי, אם תרצו, היא לא big deal, שכן, כקבוע בפסק הדין, ידיעות תוכל לרשום ולעשות שימוש בסימן בעל עיצוב אחר שמכיל אף הוא את הביטוי Big Deal. 

וכאן המסקנה העיקרית מפסק הדין: מסיבות הקשורות בקושי בהחדרת מותג חדש, עוסקים רבים מעדיפים סימן המתאר את מוצריהם. עם זאת, בחירה זו מקשה  עליהם לבדל את סימנם ומחלישה את ההגנה הפוטנציאלית עליה. לכן,  עדיף מבחינה משפטית לבחור סימן דמיוני, שרירותי או מרמז, ובוודאי כזה שאינו כולל ביטוי שגור הקשור למוצרים או לשירותים שהם נושא הסימן. סימן כזה חזק יותר מסימן מתאר, או סימן הכולל ביטוי שגור כאמור ומעניק בלעדיות רחבה יותר כלפי המתחרים.

 

עשא (ת"א) 6860-01-17 ה.א.ב. טריידינג בע"מ נ' ידיעות אינטרנט

 

  

צור קשר

אני מעוניין בקבלת ניוזלטר חינם
ועדכונים על דיני קניין רוחני,
זכויות יוצרים, סימני מסחר,
דיני מדיה ותקשורת ודיני אינטרנט
לכתובת הדואר האלקטרוני.